【案情簡介】
一、涉案雙方簡況
2006年4月25日，中國企業(yè)大成生化及其關(guān)聯(lián)公司（以下合稱“大成公司”）被日本味之素公司在美國的全資子公司（以下與日本味之素公司合稱“味之素”）起訴至美國國際貿(mào)易委員會（以下簡稱ITC），從而引發(fā)了長達(dá)3年的賴氨酸“337調(diào)查案”（案卷號為337-TA-571）。
味之素集團是日本最大的食品制造廠商之一，也是世界上最大的氨基酸廠商之一，在世界多個國家設(shè)有工廠。
大成公司是中國最大的賴氨酸生產(chǎn)廠商，也是亞太地區(qū)最大的玉米提煉商。中國賴氨酸市場供應(yīng)一度主要依靠進口，自大成公司投產(chǎn)后，中國賴氨酸市場出現(xiàn)了多元競爭的局面。在賴氨酸調(diào)查案中，被訴的企業(yè)具體為香港大成生化科技集團有限公司、長春大成生化工程開發(fā)有限公司、長春寶成生化開發(fā)有限公司、長春大合生物技術(shù)開發(fā)有限公司和香港BioChem技術(shù)有限公司。

二、涉案專利介紹
在賴氨酸“337調(diào)查”案中，味之素起訴大成公司侵犯了味之素的兩項美國專利，美國專利號為US6040160和US5827698（以下簡稱“160專利”和“698專利”）。
1. 160專利簡介
160專利共有22項權(quán)利要求，涉案的為權(quán)利要求15（味之素最初曾就160專利的第1、第2和第22項權(quán)利要求提出訴訟請求，但后來撤回），該權(quán)利要求為該專利的權(quán)利要求3的附屬權(quán)利要求。權(quán)利要求15的具體內(nèi)容為：“一種生產(chǎn)賴氨酸的方法，其中包括：在合適的培養(yǎng)基中培養(yǎng)權(quán)利要求3所述菌種；在其培養(yǎng)基中生產(chǎn)和積累L賴氨酸；以及從培養(yǎng)基中收集L賴氨酸。”
該專利申請最早是在1993年12月8日在日本國內(nèi)提交，1994年11月28日通過《專利合作條約》的途徑提交申請，于1995年6月15日公開。該專利于1997年6月9日進入美國專利審查程序，并于2000年3月21日獲得美國專利。該專利的發(fā)明人為4個自然人，均為味之素的員工，他們將專利轉(zhuǎn)讓給了味之素。
2. 698專利簡介
698專利共有22項權(quán)利要求，涉案的為權(quán)利要求15（味之素最初曾就698專利的第13、第16~19和第21~22項權(quán)利要求提出訴訟請求，但后來撤回），該權(quán)利要求為該專利的權(quán)利要求13的附屬權(quán)利要求。權(quán)利要求15的具體內(nèi)容為：“權(quán)利要求13的方法，其中所述微生物是大腸桿菌”。權(quán)利要求13的具體內(nèi)容如下：“一種生產(chǎn)L賴氨酸的方法，包括（a）在液體培養(yǎng)基中培養(yǎng)權(quán)利要求3中的微生物，由此在該液體培養(yǎng)基中生產(chǎn)和積累L賴氨酸；（b）收集在步驟（a）中生產(chǎn)和積累的L賴氨酸。”
該專利申請最早是在1994年12月9日在日本國內(nèi)提交，1995年12月5日通過《專利合作條約》的途徑提交申請，于1996年6月13日公開。該專利于1997年6月9日進入美國專利審查程序，并于1998年10月27日獲得美國專利。該專利的發(fā)明人為3個自然人，均為味之素的員工，味之素通過轉(zhuǎn)讓獲得了160專利。上述兩項專利簡介見表2-1-1。表2-1-1  賴氨酸“337調(diào)查”涉案相關(guān)專利簡介
序號       專利號       申請日       發(fā)明名稱       涉及權(quán)利要求1       US6040160       1993/12/08       Method of Producing Llysine by Fermentation（通過發(fā)酵生產(chǎn)L賴氨酸的一種方法）       第15項2       US582768       1994/12/09       Lysine Decarboxylase Gene and Method of Producing Llysine（賴氨酸脫羧酶基因以及生產(chǎn)L賴氨酸的方法）       第15項

三、本案“337調(diào)查”進程
2006年5月24日，ITC啟動調(diào)查，行政法官當(dāng)時在第 2 號令設(shè)定的結(jié)案日為2007年5月31日，調(diào)查為期12個月。
2006年6月22日，被訴方以味之素在美國的全資子公司Ajinomoto Heartland主體不適格為由要求終止調(diào)查；2006年6月29日, Ajinomoto Heartland申請修改起訴狀，將其母公司(Ajinomoto Co., Inc.)追加為原告；2006年7月7日，基于原告申請修改起訴狀，將其母公司追加為原告，被告撤回申請。因此，行政法官在2006年7月11日簽發(fā)第5號令許可原告修改原起訴狀，將其母公司追加為被告。
2006年7月7日，原被告雙方提交聯(lián)合申請，要求將設(shè)定的結(jié)案日延長60日（即到2007年7月30日），行政法官在2006年7月11日的第 7 號令予以同意。
2006年12月4日，原被告雙方要求中止調(diào)查，為期90天，以便雙方進行和解談判。行政法官在2006年12月7日簽發(fā)的第 11號令予以同意。 但是，雙方在暫停期間沒能達(dá)成和解協(xié)議，因此，行政法官在2007年4月30日簽發(fā)第 12 號令將設(shè)定的調(diào)查期限延長到26個月，即2008年7月30日為結(jié)案日。
2007年8月9日，原告要求第二次修改起訴狀以部分終止調(diào)查，要求將涉案專利160專利第1、第2和第22項權(quán)利要求以及698專利第13、第16~19和第21~22項權(quán)利要求涉及的訴訟請求撤回。自此，原告的訴訟請求僅剩下160專利第15項權(quán)利要求和698專利的第15項權(quán)利要求。也就是說，原告訴被告專利侵權(quán)僅指被告涉嫌侵犯原告160專利第15項權(quán)利要求和698專利的第15項權(quán)利要求。
2007年8月17日，被告要求就原告第二次修改的起訴狀修改其答辯狀，增加新的抗辯理由。該申請被行政法官2007年9月11日簽發(fā)的第 20號令所認(rèn)可。基于增加新的抗辯理由，該第20 號令指示原被告協(xié)商修改調(diào)查日程，并提出如有必要，本案將延長調(diào)查期限。在收到雙方提議的調(diào)查日程后，第 21 號令（2007年9月25日簽發(fā)）將調(diào)查期限推遲到29個月，即到2008年10月31日結(jié)案。
2007年11月9日，原告要求第三次修改起訴狀，提出了商業(yè)秘密濫用的指控，但被第25號令否決（行政法官于2007年11月27日簽發(fā)）。
2008年3月10~18日，開庭審理。
2008年7月31日，行政法官簽發(fā)初裁。
2008年9月29日，ITC簽發(fā)終裁。
四、ITC的裁決意見（初裁與終裁）
美國東部時間2008年7月31日，ITC行政法官Charles E. Bullock簽發(fā)了該案的初裁裁決。裁決認(rèn)定原告味之素公司兩個專利的涉案權(quán)利要求因沒有披露兩個涉案專利的最佳實施模式而無效，且味之素公司在兩個涉案專利的申請過程中存在不當(dāng)行為，導(dǎo)致涉案兩個專利無法執(zhí)行。因此，大成公司并沒有違反美國《1930年關(guān)稅法》的第337條規(guī)定。
美國東部時間2008年9月29日，ITC終裁裁決我國大成公司沒有違反美國《1930年關(guān)稅法》的第337條規(guī)定，可以繼續(xù)出口其賴氨酸產(chǎn)品到美國。自此，本“337調(diào)查”案以大成公司勝訴而告終。
盡管味之素已經(jīng)上訴到美國聯(lián)邦巡回上訴法院，但是，本“337調(diào)查”案已終結(jié)。在上訴期間，大成公司的產(chǎn)品可以正常進入美國市場并在美銷售。而且，作為原告的味之素耗費了兩年多的時間，花費了數(shù)百萬美元的律師費，不但沒有將大成公司從美國市場上驅(qū)逐出去，而且，自譽為“皇冠上的明珠”的專利反倒被認(rèn)定不可執(zhí)行，這不能不說是中國企業(yè)在海外維護其合法權(quán)益的經(jīng)典案例。

【案例評析】
一、賴氨酸“337調(diào)查”案中的最佳模式抗辯分析
最佳模式要求來源于美國法典第35章第112節(jié)，是該節(jié)第一段中對專利申請說明書的3個要求之一。該條規(guī)定：“專利說明書應(yīng)……說明發(fā)明者所認(rèn)為的實施其發(fā)明的最佳模式。” 因不符合最佳模式要求而導(dǎo)致權(quán)利要求無效的第一個案件是FlickReedy訴HydroLine Manufacturing案（1966年）。Roy E. Hofer,  L. Ann Fitzgerald. NEW RULES FOR OLD PROBLEMS: DEFINING THE CONTOURS OF THE BEST MODE REQUIREMENT IN PATENT LAW. Washington :Washington College of Law of The American University, 1995.
在該案中，涉案專利說明書中披露，實現(xiàn)該專利需用到一種特殊的工具，但該專利并沒有進一步描述該工具，權(quán)利要求中也沒有該工具。而法官認(rèn)定該工具對實現(xiàn)該發(fā)明而言是必要的，故披露該工具是強制的，法官因此裁決該涉案專利無效。
在長期的實踐中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（包括其前身美國關(guān)稅與專利上訴法院）逐步發(fā)展了最佳模式分析的方法，并在Chemcast Corp.訴Arco Industries案（1990年）中建立了最佳模式的兩步分析法。第一步分析是確定在提交申請時，發(fā)明人是否知道一種實施其發(fā)明的方法比其他的任何方法更好。第二步分析便是對發(fā)明人所知道的與他所披露的內(nèi)容進行比較：該披露情況能否使得本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員可以實施該最佳模式？或，該發(fā)明人是否對公眾隱瞞了他所認(rèn)為的最優(yōu)的模式？以下簡單介紹法官在賴氨酸案中對最佳模式的分析。
1.針對160專利的分析
行政法官認(rèn)為160專利的權(quán)利要求15明確包含了發(fā)生特定基因變異的一種菌種。因此，行政法官認(rèn)定，證據(jù)清楚地顯示，在1993年12月生效的申請日時，發(fā)明人主觀上認(rèn)為AE70菌種是實施專利160的權(quán)利要求15的最佳宿主菌。雖然AE70菌種不是完美的，但是證據(jù)表明，AE70菌種在實際操作的所有方面上比味之素的發(fā)明人當(dāng)時研究的其他宿主菌都好，即在1993年12月，發(fā)明人認(rèn)為AE70菌種優(yōu)于其他菌種，但專利說明書上卻沒有披露AE70菌種。故行政法官認(rèn)為，味之素隱瞞了其認(rèn)為的實施專利160的權(quán)利要求15的最優(yōu)方案的事實，違反了最佳模式要求，因此是無效的。
此外，行政法官還認(rèn)定，發(fā)明人并沒有實際做過專利160中所描述的利用所披露的菌種［即W3110(tyrA)］進行的賴氨酸生產(chǎn)實驗，所以該專利中的實施例是虛假的，故無效。
2.針對698專利的分析
行政法官認(rèn)為發(fā)明人所認(rèn)為的最優(yōu)的菌種是WC80196S，但味之素所保藏的菌種化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明專利申請的審查存在著許多特殊的問題。某些涉及生物材料的發(fā)明僅僅按照說明書的文字描述很難實現(xiàn)，必須借助于保藏生物材料作為補充手段。對此，國際上的相關(guān)條約主要有《國際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》。 ，比發(fā)明人所認(rèn)為的最好的WC80196S菌種缺少一種蔗糖利用基因。據(jù)此，法官認(rèn)為，保藏菌種與專利中誤導(dǎo)性的描述之間的不一致說明了味之素隱瞞了情況。發(fā)明人有意將該蔗糖利用基因植入他們認(rèn)為是最優(yōu)的宿主菌這一事實表明，發(fā)明人認(rèn)為用蔗糖作為碳源是最好的。行政法官認(rèn)定，在1994年12月698專利的申請日時，味之素的發(fā)明人主觀上認(rèn)為利用蔗糖作為碳源是實施權(quán)利要求15的最好方案。在前述分析基礎(chǔ)上，法官進一步認(rèn)為，即使當(dāng)時該領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員知道蔗糖可以作為大腸桿菌（通過增加蔗糖利用基因后）的碳源，698專利仍然沒有告知普通技術(shù)領(lǐng)域的人員發(fā)明人認(rèn)為蔗糖是最優(yōu)的。因此，行政法官認(rèn)為味之素隱瞞了其認(rèn)為的最優(yōu)的碳源即蔗糖，違反了最佳模式要求。
698專利說明書上“最佳模式”一節(jié)中的實施例1說明了利用WC196來制造WC196LC的過程，實施例2中說明了實施例1中所提到的各種菌種生產(chǎn)、積累賴氨酸的實驗結(jié)果。但因為WC80196S及其衍生物是進行基因敲除實驗所使用的惟一菌種，法官認(rèn)為專利說明書上所謂的實驗示例1和示例2根本沒有用說明書上的那個菌種或作微生物保藏的那個菌種完成。由此，法官認(rèn)為698專利說明書中所列示例1和示例2中的菌種是虛假的，且結(jié)果也是虛假的。行政法官最終認(rèn)為，通過披露虛假的數(shù)據(jù)來披露最佳模式，這本身違反了最佳模式的要求。
但在美國的司法實踐中，無論是在聯(lián)邦法院訴訟，還是在“337調(diào)查”程序，基于最佳模式抗辯而導(dǎo)致專利無效的案例極少。隨著整個證據(jù)交換的深入，我們逐漸提煉出幾個主要的抗辯理由，最佳模式只是其中之一。我們收集了大量對我方有利的證據(jù)，例如，味之素公司多年的實驗記錄和證人證言。特別是，我們在調(diào)取對方證人證言的時候，成功地調(diào)取了對方一個證人的證言。這個證人是專利的發(fā)明人之一，他的證言證明了對方在專利申請中隱瞞了一系列重要的信息。由此，我們形成了非常強大的證據(jù)鏈，證明原告的專利申請中有隱瞞種種重要信息等不當(dāng)行為，由此導(dǎo)致行政法官在初裁中認(rèn)定味之素的專利基于最佳模式被無效。
二、案件勝訴經(jīng)驗初步總結(jié)
1.結(jié)合企業(yè)實際情況制定案件策略并根據(jù)案件進展進行調(diào)整
本案中，我們的正確應(yīng)訴策略選擇對初裁和終裁勝訴起到了決定性的作用。在案件前期，我們?yōu)楸景钢贫饲袑嵉膽?yīng)訟策略，在專利不侵權(quán)的抗辯外同時幫助大成公司開展繞道設(shè)計，避免在最壞的情況下失去美國市場。因此，大成公司先后研發(fā)了兩種繞道設(shè)計。盡管味之素公司以種種理由阻擾大成公司的繞道設(shè)計進入本案，但是，大成律師團隊在繞道設(shè)計方面贏得了ITC調(diào)查律師（IA）和行政法官（ALJ）的支持，終于以行政法官裁決的方式確認(rèn)了兩種繞道設(shè)計的合法性。自此，即使大成公司在專利侵權(quán)和專利有效等問題上失利，從商業(yè)利益上來講，大成公司仍然保有其美國市場。反之，如果大成公司沒有進行繞道設(shè)計，或者繞道設(shè)計沒有成功進入本案，那么，一旦大成公司在專利侵權(quán)和專利有效等問題上敗訴，大成公司就將失去美國市場。即使大成公司屆時已經(jīng)成功研發(fā)出繞道設(shè)計，也需花費1年或更多的時間重新通過ITC或其他途徑認(rèn)定其繞道設(shè)計的合法性，這樣將重新耗費大量律師費和公司的時間精力，更重要的是，公司將在1年甚至更長的時間里被迫退出美國市場。
隨著本案證據(jù)交換的進展，律師團隊在掌握味之素公司在專利申請以及調(diào)查啟動前與大成公司惡意協(xié)商股權(quán)交易等方面存在不當(dāng)行為的初步證據(jù)后，我們協(xié)助公司調(diào)整了應(yīng)訴策略，即采取了積極進攻的訴訟策略，利用 “337調(diào)查”的相關(guān)程序規(guī)則（如調(diào)取證人證言和強迫取證等），獲得了大量對味之素公司不利的證據(jù)，包括但不限于涉案專利無效或不可執(zhí)行的證據(jù)。這直接導(dǎo)致了味之素公司在案件進行近1年后撤換了原來的律師團隊。而案件中途換律師付出更為高昂的律師費用，且組建新的律師團隊需要時間熟悉超過50萬頁的案卷和復(fù)雜的案件背景情況。事實上，這些既已發(fā)現(xiàn)的證據(jù)也為案件的勝訴也打下了基礎(chǔ)。
2.組建搭配合理的律師團隊
“337調(diào)查”案件應(yīng)訴策略的制定和執(zhí)行都離不開律師的經(jīng)驗和智慧。因此，本案的勝訴得益于大成公司組建了一支搭配合理的律師團隊。盡管參與本案的律師多達(dá)三十多人，但是本案的核心律師只有4位，一位是在美國“337調(diào)查”領(lǐng)域有三十多年經(jīng)驗的老律師，負(fù)責(zé)案件策略和美國“337調(diào)查”程序；一位是專利訴訟律師，負(fù)責(zé)涉及專利方面的出庭和證人盤詢等；一位是專長于生物化學(xué)專利申請的律師，負(fù)責(zé)本案專利的技術(shù)問題，如繞道設(shè)計和專利無效有關(guān)材料的檢索；以及一位同時有美國律師執(zhí)照且熟悉美國“337調(diào)查”業(yè)務(wù)的中國律師，負(fù)責(zé)本案證據(jù)工作、律師團隊和大成公司的溝通聯(lián)系以及為大成公司決策提供咨詢等。本案4位核心律師各司其職，帶領(lǐng)團隊緊密配合，才能有本案的勝訴。
值得一提的是，本案中方律師全程深入?yún)⑴c案件代理也是本案勝訴因素之一。目前我國律師在“337調(diào)查”案應(yīng)訴中通常從事輔助性的工作，甚至沒有作為代理人正式出現(xiàn)在ITC的法律文書上，無法接觸包含有商業(yè)秘密的案件實質(zhì)性內(nèi)容（很多案件連起訴書都包含商業(yè)秘密），這對我國企業(yè)應(yīng)訴相當(dāng)不利。為避免此情況對賴氨酸案的負(fù)面影響，本案之初，應(yīng)訴團隊就積極爭取，通過行政法官的裁決確認(rèn)了同時持有中國及美國紐約州律師執(zhí)照的冉瑞雪律師有權(quán)簽署商業(yè)秘密保護令，可以實質(zhì)代理本“337調(diào)查”案，從而成為本案4位核心律師團隊成員之一。這是ITC歷史上第一次對外國律師的商業(yè)秘密保護問題進行裁決，也為在中國律所執(zhí)業(yè)的有美國某州律師執(zhí)照的中國律師實質(zhì)性代理其他“337調(diào)查”案件形成先例。
3.公司管理層與律師團隊相互信任，密切配合
如果律師團隊缺乏公司管理層的大力支持以及配合，律師的經(jīng)驗和智慧也無法實現(xiàn)其價值。舉例而言，繞道設(shè)計意味著公司人力物力的投入等。具體到本案，大成公司的繞道設(shè)計在實驗室做出來之后必須放在工業(yè)化大生產(chǎn)中試產(chǎn)，以檢驗實際生產(chǎn)中的可行性。這在實際工藝流程中就意味著原來生產(chǎn)線的停產(chǎn)以及清洗生產(chǎn)設(shè)備等大量的工作和費用支出。又如，“337調(diào)查”過程中要聘請一些專業(yè)公司完成電子郵件的取證、證人證言調(diào)取的錄像以及開庭時音像剪輯等，這也是一筆不小的費用支出。通過中方律師的努力，本案公司管理層和律師溝通無礙并密切配合大大推動了案件的順利進行。

■撰稿人/冉瑞雪  中國和美國紐約州執(zhí)業(yè)律師，

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