甲磺草胺，一種上市十余年并被廣泛應(yīng)用的除草劑，近期由于涉及“337調(diào)查”而“名聲大噪”。
“這是國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)遭遇的首起‘337調(diào)查’，并且以我們完勝而告終。”北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱穎泰生物）副總裁金文濤博士11月30日在接受科技日?qǐng)?bào)采訪時(shí)表示，這次勝利為我國農(nóng)化企業(yè)赴美開拓市場(chǎng)起到了積極作用。
美國國際貿(mào)易委員會(huì)（USITC）“337調(diào)查”，得名于《1930年美國關(guān)稅法》第337條款，主要是用來保護(hù)美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)人的權(quán)益不受涉嫌侵權(quán)進(jìn)口產(chǎn)品的侵害，被頻繁應(yīng)用于針對(duì)中國企業(yè)的貿(mào)易摩擦，且成為美國保護(hù)本土企業(yè)的利器。此次由美國富美實(shí)公司針對(duì)甲磺草胺相關(guān)專利提出的申訴，首次將國內(nèi)農(nóng)化企業(yè)卷入“337調(diào)查”。
一種除草劑引發(fā)的“337調(diào)查”
2014年3月5日，富美實(shí)公司向美國國際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng)，指控美國進(jìn)口以及美國國內(nèi)市場(chǎng)銷售的甲磺草胺、甲磺草胺組合物以及甲磺草胺制備方案侵犯了其專利權(quán)。據(jù)此，富美實(shí)公司要求啟動(dòng)“337調(diào)查”，并要求在調(diào)查結(jié)束后發(fā)布禁止令，與此同時(shí)還要求啟動(dòng)臨時(shí)救濟(jì)程序，請(qǐng)求美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布臨時(shí)禁令。
此時(shí)，穎泰生物的甲磺草胺產(chǎn)品進(jìn)入美國市場(chǎng)不到一年時(shí)間，“雖然我們的市場(chǎng)占有率很低，但此前美國市場(chǎng)只有富美實(shí)一家經(jīng)營此產(chǎn)品，我們的進(jìn)入很快引起富美實(shí)的關(guān)注。”金文濤說。
2014年4月9日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)決定對(duì)部分甲磺草胺、甲磺草胺組合物以及甲磺草胺制備方法啟動(dòng)“337調(diào)查”，同年4月14日，調(diào)查正式啟動(dòng)。北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和江西禾益化工有限公司在本案中被列為應(yīng)訴方。
“我們對(duì)于該產(chǎn)品的專利狀況非常了解，最初對(duì)于被起訴相當(dāng)意外，但我們對(duì)自己的制造工藝非常有信心，并沒有侵犯富美實(shí)公司的專利權(quán)。”金文濤告訴科技日?qǐng)?bào)記者，如果不應(yīng)訴，被指控的侵權(quán)行將被認(rèn)為是真實(shí)的，相關(guān)產(chǎn)品需全部退出美國市場(chǎng)，“正是基于我們對(duì)自己工藝不侵權(quán)的認(rèn)識(shí)，最終我們決定聘請(qǐng)律師積極應(yīng)訴。”
經(jīng)過初步審理，2014年9月11日，美國國際貿(mào)易委員會(huì)行政法官否決了富美實(shí)公司關(guān)于臨時(shí)禁止令的申請(qǐng)。此決定得到了美國國際貿(mào)易委員會(huì)的支持。2015年4月10日，行政法官發(fā)布最終初步裁定，認(rèn)定穎泰生物及江西禾益未違反337法案規(guī)定，沒有對(duì)富美實(shí)構(gòu)成專利侵權(quán)，并且指出富美實(shí)的相關(guān)專利無效。6月，美國國際貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布公告，決定維持行政法官在2015年4月10日作出的判決。截至目前，富美實(shí)公司對(duì)這一結(jié)果并未提出異議。
遭遇臨時(shí)禁令就得“快一些，再快一些”
此次“337調(diào)查”案的一大特點(diǎn)是申訴方申請(qǐng)了臨時(shí)禁令。
“大概只有百分之一的‘337調(diào)查’案會(huì)涉及臨時(shí)禁令。”被訴方穎泰生物辯護(hù)律師、美國飛翰律師事務(wù)所合伙人伊麗莎白·尼邁耶（Elizabeth Ann Niemeyer）11月18日在接受科技日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，臨時(shí)禁令要求在三個(gè)月內(nèi)做出裁決，這讓原本已經(jīng)是快節(jié)奏的337案件審理變得更加緊迫，對(duì)于被訴方來說，是很大的挑戰(zhàn)。
尼邁耶解釋說，一般來說，申訴方如果認(rèn)為自己的商業(yè)利益會(huì)因?yàn)閷＠謾?quán)行為，在“337調(diào)查”審理過程中既遭受“無法彌補(bǔ)的損失”，不能等到調(diào)查結(jié)束再終止侵權(quán)行為，就會(huì)申請(qǐng)臨時(shí)禁令。
此案中，富美實(shí)認(rèn)為原料來自中國企業(yè)的甲磺草胺產(chǎn)品，在美國的售價(jià)較富美實(shí)相關(guān)產(chǎn)品低40%—50%，嚴(yán)重削弱了富美實(shí)甲磺草胺在美國的市場(chǎng)份額，這也是其啟動(dòng)“337調(diào)查”并申請(qǐng)臨時(shí)禁令的主要原因。
在美國聯(lián)邦地區(qū)法院，案件的審理周期一般在兩到四年左右，“337調(diào)查”則被壓縮到12個(gè)月到15個(gè)月，而面對(duì)臨時(shí)禁令，留給被訴方完成制定策略、搜集資料、尋找證人等工作的時(shí)間只有三個(gè)月，可謂時(shí)間緊任務(wù)重。
“但由于申訴方也很難證明產(chǎn)生了‘不可彌補(bǔ)的損失’，臨時(shí)禁令很少被授予。”尼邁耶表示，在此案中，被訴方找到了經(jīng)濟(jì)學(xué)家作為證人，證明未對(duì)富美實(shí)造成不可彌補(bǔ)的損失，同時(shí)也作出了強(qiáng)有力的專利不侵權(quán)的抗辯，并且提供了富美實(shí)相關(guān)專利無效的證據(jù)。行政法官駁回了臨時(shí)禁令申請(qǐng)，并同時(shí)表示涉案專利未被侵權(quán)，且“很可能”是無效專利。
在短時(shí)間內(nèi)完成如此多的工作，是基于穎泰生物與辯護(hù)律師高效溝通與緊密合作，“在每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)都很好的完成了‘337調(diào)查’所規(guī)定的內(nèi)容，這也為我們?nèi)〉梅ü俚男湃蔚於嘶A(chǔ)。”尼邁耶說。
制定應(yīng)訴策略先看看市場(chǎng)規(guī)模再說
“337調(diào)查”案除了節(jié)奏快，還以制裁“狠”著稱。凡是“337調(diào)查”認(rèn)定侵權(quán)行為存在的外國出口產(chǎn)品，將通過頒發(fā)禁止進(jìn)口令的方法，直接禁止該涉案產(chǎn)品的進(jìn)口和在美國市場(chǎng)的銷售；而如果是判定普遍排除令，一家敗訴，連同該國其他生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)其產(chǎn)品同樣也不能進(jìn)入美國市場(chǎng)。對(duì)于國內(nèi)企業(yè)來說，因?yàn)楦哳~的訴訟、律師費(fèi)用，案件在美國審理，也會(huì)出現(xiàn)各種不可預(yù)測(cè)情況，這令許多國內(nèi)企業(yè)在遭遇“337調(diào)查”時(shí)直接打了退堂鼓。
“337調(diào)查”是否該應(yīng)訴，如何制定應(yīng)訴策略？“商業(yè)上的評(píng)估是必須的，被訴企業(yè)必須考慮如果判決對(duì)自己不利，損失的將是上千億美元的市場(chǎng)，還是只有5000美元的市場(chǎng)，針對(duì)不同的商業(yè)目標(biāo)會(huì)有不同的訴訟策略。”尼邁耶說。
在穎泰生物看來，首先被控的侵權(quán)行為并不存在，其次美國市場(chǎng)潛力巨大，并且對(duì)于國內(nèi)農(nóng)化行業(yè)發(fā)展有著重要意義。所以在這場(chǎng)訴訟中被訴方全力出擊，律師團(tuán)隊(duì)中集結(jié)了有著豐富“337調(diào)查”案辦理經(jīng)驗(yàn)以及有著深厚化工專業(yè)背景的多位律師，進(jìn)行了不侵權(quán)抗辯，涉案專利無效抗辯，原告沒有美國國內(nèi)市場(chǎng)抗辯，原告不能證明遭受“無法彌補(bǔ)的損失”抗辯，并在此案的四次裁決（針對(duì)臨時(shí)禁令和整個(gè)訴訟行政法官和美國國際貿(mào)易委員會(huì)分別做出裁決）中均獲勝利。
“如果說富美實(shí)此次舉起‘337大棒’是為了給進(jìn)入美國市場(chǎng)的國內(nèi)企業(yè)一個(gè)下馬威，我認(rèn)為他們的目的沒有達(dá)到。”參與此案的美國飛翰律師事務(wù)所合伙人王寧玲表示。
“走出去”之前專利功課必須要做
自從加入WTO以來，我國對(duì)美貿(mào)易出口額逐年增加，隨之而來的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛也愈演愈烈。我國已經(jīng)連續(xù)十多年成為遭遇美國“337調(diào)查”案件數(shù)量最多的國家，針對(duì)我國企業(yè)的“337調(diào)查”遍及電子、通信、化工、機(jī)械、輕工、醫(yī)藥、食品、服裝等多個(gè)行業(yè)。
“越來越多的國內(nèi)企業(yè)意識(shí)到，進(jìn)入美國市場(chǎng)之前應(yīng)該在專利方面做些準(zhǔn)備。”王寧玲指出，自由運(yùn)作（FTO，F(xiàn)reedom To Operate）檢索和分析是必須的功課，即通過專利檢索與分析來評(píng)估專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，并基于評(píng)估結(jié)果盡快向客戶提供法律意見，或?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)來降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
“尤其是具有創(chuàng)新性的高技術(shù)含量產(chǎn)品，更需要在專利方面未雨綢繆。”王寧玲解釋說，如果一個(gè)產(chǎn)品要進(jìn)入美國市場(chǎng)，最好有一份由美國律師出具的有質(zhì)量的法律意見，證明在進(jìn)入美國市場(chǎng)前，對(duì)于相關(guān)專利進(jìn)行了分析，這樣能夠在一定程度上規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
“如果發(fā)現(xiàn)會(huì)有侵權(quán)可能，盡量做規(guī)避設(shè)計(jì)，其中包括產(chǎn)品本身的技術(shù)，還有生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)。”王寧玲說。
如果有些核心的專利無法繞過，也可以考慮從專利權(quán)所有人那里取得使用專利的許可，或者與進(jìn)口商達(dá)成協(xié)議，由進(jìn)口商承擔(dān)可能的侵權(quán)責(zé)任。
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